什么是知识产权尽职调查?为什么要做?主要包括哪些内容?

发布时间:2023/12/21  来源:福建电机电器网  作者:Guo   浏览:

 一,什么是知识产权尽职调查:

知识产权尽职调查(Interllectual Property Due Diligence, IPDD),对目标公司的知识产权进行全面性调查及系统性梳理,主要涉及技术、法律及商业面(legal due diligence)的调查、鉴价与风险评估,是指在投资、并购、许可、技术转移等重大经营活动中,事先针先对特定知识产权标的所进行的调查程序,其目的系为确保双方协商或谈判基础的正确,内容则涵盖企业经营管理与实际运作的各个层面,只要交易双方认为重要或足以影响商业决策的事项,都可列为尽职调查的内容估。最终形成专业性综述报告的知识产权非诉讼法律服务活动。知识产权尽职调查一般包括知识产权资产的确认、知识产权稳定性分析、自由竞争分析和专利技术评估
IPDD目的是评估专利价值、规避风险、减少损失。通过系统化的梳理发现知识产权潜在风险点,评估这些风险点入对于企业经营活动的影响,帮助交易双方有效地化解知识产权风险,实现利益最大化。尤其在项目(特别是高新技术项目)投资、并购时,对拟投资对象拥有的核心专利、商标、版权等知识产权进行权属调查、风险分析和价值评估的专业活动动,可为项目投资提供决策支撑。
IPDD在上市、并购、自主研发、侵权诉讼等方面都具有重要的法律意义。包括但不限于专利在内的知识产权资产推动了许多高科技战略。由于各种原因,太多的高科技公司在没有准确理解与其专利组合相关的真正价值和真正/潜在风险,或者没有初步开发和执行评估以彻底了解其专利组合将包含什么的情况下拥有专利权。知识产权尽职调查的严重后果一次又一次发生。因此,根据不同场景下的不同需求进行具体的IPDD尤为重要。
其中,IPDD中主要涉及专利尽职调查,也称“专利交易的风险调查”或“专利审慎调查”。专利交易的风险调查是指通过收集和分析目标专利的信息,预测和评价相关的风险问题以及收益机会,作为调查方决策参考的依据。专利交易的风险调查有助于预防侵权争议、控制合同风险、防止专利欺诈、避免投资浪费、降低交易费用、提高交易质量等。从专利权的角度来看,专利尽调项目主要包括调查可专利的标的物、可专利性要求、保护范围、专利申请的起诉以及专利诉讼等。所有这些问题都与法律法规及司法解释密切相关。

专利尽职调查主要适用于以下决策:

(1)是否投资一个有风险的研发项目;
(2)是否以及在何处提出和无效专利申请;
(3)是否在自己的制造活动中使用专利,或将其作为对付对抗竞争对手的战略工具;
(4)是否向第三人许可或者转让专利,或者取得第三人专利;
(5)是否收购一个公司或与它合并,考虑到它的专利组合。
在涉及专利的交易中,如果企业在专利引进等交易中开展尽职调查,根据其专利技术的申请号、专利名称等,仔细检索其法律状态,包括其权利保护范围、保护期限,以确定该专利是否为假冒专利、过期专利,可以降低专利交易风险,避免无谓的经济损失,有助于预防侵权争议、控制合同风险、防止专利欺诈、避免投资浪费、降低交易费用、提高交易质量等。
以下主要以买方角度,从尽调目的、尽调内容、重点事项、尽调程序、注意事项等方面简述专利尽职调查操作方法及报告主要构成。

二、专利尽调的商业目的

根据尽调场景、需求方、尽调对象,将主要的知识产权尽调商业目的总结主要如下:

尽调场景 尽调需求方 尽调对象
并购 潜在投资方 目标公司/目标资产
出资 其他出资方 用于出资的知识产权
融资 资金提供方 用于融资的知识产权
许可 被许可方 用于许可的知识产权
上市准备 拟上市主体 自身知识产权
技术合作 合作方 合作相对方知识产权
新技术研发或新产品上市 研发单位或产品上市方 新技术/新产品涉及的知识产权
知识产权自我诊断 知识产权持有企业 知识产权管理、资产风险

类似的, 一般而言通常在如下项目中需要引入专利尽职调查工作。

(一)专利经济价值和排他权利的尽职调查

1. 包含专利资产的并购项目
在包含专利资产的并购项目中,专利资产只是目标企业资产中的一部分。因此专利资产的确认、并购后专利资产的有效利用是尽调的主要内容,这样的专利尽职调查难度不大、门槛不高,并购律师团队可以提供一站式的综合服务。但是,如果目标企业的固定资产主要是为了实施专利技术或者专利技术构成目标企业被并购的主要原因,那么就应该选聘专业的专利律师团队组织专利尽职调查。
2. 以专利资产出资的项目
以专利资产出资的项目,主要是指涉及将发明专利、实用新型专利和专利申请权作为无形资产出资的项目。如果需要将无形资产计入注册资本,专利申请权可否作为出资客体一直是一个争议性的问题。因为专利申请权有可能无法转化为专利权,即:在专利申请过程中被驳回,专利申请权无法形成价值,因此专利申请权在本质上是一种“或有”的财产权利;如果是以发明专利出资,尽职调查的重点应是发明专利是否存在被宣告无效的理由;[8]如果是以实用新型专利作为出资,尽职调查的重点应是考察该等实用新型是否做过《专利权评价报告》,以及该报告是否认定该实用新型专利具有新颖性和创造性。除此之外,以专利权作为资产出资,还要考察专利资产是否存在被查封、扣押、冻结或质押的情况。
3. 以专利资产为交易标的物的项目
涉及专利资产交易,交易完成时的状态通常是专利权转让或是增加专利权共有人。专利资产交易通常包括三个方面或三个要素,即:出让方、受让方和标的物。所以,此类项目中的专利尽职调查不仅要对专利资产进行调查(调查的内容同以专利资产出资的项目),还要对出让方和受让方的交易资格是否合法进行调查。除此之外,如果交易双方或标的物存在跨境或涉外的因素,还要对目标专利是否符合我国技术进出口管制规定进行调查。以专利权为交易对象的合同,需要经过国家知识产权局批准并登记才能生效。
4. 以专利作为权利质押的融资项目
以专利作为权利质押的尽职调查内容与专利交易尽职调查的内容基本相同。专利质押与专利转让有一点不同:在以专利作为权利质押的融资项目中,通常要求对被质押的专利做资产评估,因此在办理专利质押合同批准登记过程中通常要提交涉及专利权的资产评估报告。
5. 以专利为纽带的企业的合作的项目
以专利为纽带的合作的项目通常包括企业法人之间的联营和专利权的授权许可。专利授权许可分又称为“专利特许”,特许形式包括排他许可、独占许可和普通许可。专利权人将专利授权许可给被许可人使用通常要收取专利特许费。特许费可按年支付固定金额,也可以采取入门费加销售提成的模式。如果需要采取入门费加销售提成的模式,专利尽职调查的内容中应当包括被许可人的财务制度和统计制度是否健全、销售数量和销售毛收入是否可以准确计量。和其他尽职调查一样,专利尽职调查的目的是通过调查权利方的相关信息并发现问题和潜在风险,对所涉及的核心专利进行权属调查、风险分析和价值评估的专业活动,为企业经营活动提供决策支撑。其调查目的是确认专利的以下主要事项:

  • 专利数量、有效性
  • 权属关系和权利内容
  • 权属关系有无瑕疵及纠纷
  • 预测专利纠纷风险
  • 技术成熟度及可实施性
  • 技术发展趋势
  • 核心专利解读
  • 对业务发展可能带来的风险因素
  • 为交易价格提供参考
  • 为实施交易的条件及与交易的相关协议提供参考

三、专利尽调的内容

从广义上讲,专利风险调查的内容范围大致涉及以下几个方面:
(1)技术层面,比如专利技术是否成熟;
(2)法律层面,比如专利是否获得授权;
(3)管理层面,比如调查受让专利的企业是否拥有足够的专利经营管理能力。
专业的IP尽调:IP尽调把知识产权从其他法律尽调中独立出来,依托懂技术、市场、法律和知识产权的专业团队,作为一项专业独立的法律关系进行调查。

尽调内容 传统尽调IP法律分析 专业的IP尽调
知识产权数量、有效性
知识产权权属
已有纠纷 ×
预测知识产权纠纷风险 ×
技术成熟度、可实施性 ×
技术发展趋势 ×
核心专利解析 ×
竞争对手专利布局 ×

以下主要从专利买方的角度,在法律层面,从专利资产的确认,专利交易的相关风险与评估,专利资产的有效利用两个方面,介绍专利尽调的内容。

1.专利资产的确认

(1)专利权是否已获得
如果卖方的专利还只是一件专利申请,并没有获得知识产权行政主管部门的授权,那么这个专利申请能不能顺利获得授权,不免要充满疑问。如果专利申请最终未获批准,即使斥资买下也不能独占使用。此外,假使专利申请在未来能够经过审查而获得授权,也要警惕专利申请人为了顺利获得授权,而修改缩小专利权利要求的保护范围,否则等你获得专利权时,发现此时的专利已非交易当时的专利了,因为保护范围缩小了,商业价值大打折扣。
(2)专利权是否被终止
有些专利权可能因为没有按照规定缴纳年费,甚至因为书面声明放弃等因素而被依法终止了。被终止的专利已经进入公有领域,不需要花费金钱即可利用。因此,查明该专利是否被终止,对于买方关系重大。
(3)专利权地域效力
专利权具有地域效力,在中国申请的专利只在中国有效,在美国申请的专利只在美国有效。如果你打算买来专利,制造产品,然后销往美国,那么必须调查卖方卖给你的专利是不是包括美国专利,卖方是否在美国也获得了专利授权,否则可能另有他人在美国享有专利权,买方的产品出口会受到专利侵权的指控。
(4)专利权何时到期
在我国,发明专利的保护期为自申请之日起 20 年,实用新型和外观设计专利的保护期为自申请之日起10 年,超过保护期后,专利技术就进入公有领域,不能独占其利。因此,专利剩余的有效期限越短,专利的商业价值也就越低。

(5)专利权属
只有专利权人,才有权处分其专利转让、专利许可等事宜,所以,必须厘清标的专利权属。如果卖方是个人的话,还有必要确认一下这是不是非职务发明创造,防止发明人将职务发明创造申请为个人的非职务专利,为未来权属争议埋下伏笔。以目标公司作为申请人或专利权人申请的专利,可能是其员工发明的,需要审查劳动合同中对此是否有约定:如果有约定,就根据劳动合同中的约定来确定谁拥有专利;如果没有约定,就应根据《专利法》的相关规定来看其是否属于职务发明并确定其归属。有时也需要审查发明人与目标公司的关系(发明人不是目标公司职员的情况),也许发明人才是真正的权利人,而表面上的专利权人并不真正拥有该专利。对于合作开发和委托开发的专利技术,首先审查是否有双方约定,有约定从其约定,无约定的委托开发其专利权属于受托方,无约定的合作开发其专利权属于合作各方共有。对于共同拥有专利的情况,一定要审查双方的合作合同,审查相互之间的权利义务,尤其是对专利转让是否有限制性的规定。
(6)共有人同意
如果卖方和他人共有专利权的话,卖方应当获得共有专利权人的授权才能进行专利转让、许可等交易。否则,卖方属于擅自处分,在法律上归于无效,从而影响买方的利益。不过,《专利法》第15 条规定,如果没有约定的,专利权的共有人可以单独以普通许可方式许可他人实施专利。
(7)是否对外发放过专利许可
专利是否发放过对外许可,对买方利益的影响非常大。如果专利权人已经对外发放了独占许可或排他许可,并已备案可以对抗第三人时,买方不能再接受专利权人的任何形式的许可,否则买方付了钱也不能使用该专利,只能去追究专利权人的违约责任。
如果专利权人已经对他人发放过普通许可,买方有权再获得普通许可时,需要评估前面的专利许可,是否会影响自己的商业利益,同时可以据此要求降低许可费。在专利权人对外发放过许可后,如果买方去受让这个专利权,那么将会受到前手专利许可的极大限制。在前手独占许可的限制之下,买方无法实施该专利;在前手排他许可的限制之下,买方尽管可以自己使用,但无法再次对外开展许可业务。
(8)交易主体资格审查
调查是否存在被查封、扣押、冻结或质押的情况。如果专利已经被质押,买下这个专利的风险则很大。一旦专利权人无法清偿债务,债权人有权以该专利折价或者以拍卖、变卖该专利的价款优先受偿。而且根据《担保法》第80 条的规定,专利权出质后,出质人(专利权人)不得转让或者许可他人使用,除非经出质人与质权人协商同意的,才可以转让或者许可他人使用。
以专利资产为交易标的物的项目涉及专利资产交易,交易完成时的状态通常是专利权转让或是增加专利权共有人。专利资产交易通常包括三个方面或三个要素,即:出让方、受让方和标的物。所以,此类项目中的专利尽职调查不仅要对专利资产进行调查(调查的内容同以专利资产出资的项目),还要对出让方和受让方的交易资格是否合法进行调查。除此之外,如果交易双方或标的物存在跨境或涉外的因素,还要对目标专利是否符合我国技术进出口管制规定进行调查。以专利权为交易对象的合同,需要经过国家知识产权局批准并登记才能生效。
(9)是否正发生法律争议
考察目标公司是否存在侵害他人知识产权的情形避免在不知情的情况下,突然之间成为知识产权侵权方。即使是已经获得授权的专利权,也会面临着许多不确定的法律争议。比如,可能有第三人基于各种原因,正在请求宣告该专利无效;可能有第三人正在指控专利权人的此项专利侵犯其专利权等在先权利;可能第三人正在请求确认他为此项专利权的所有人。如果卖方的专利权正在发生诸如此类的争议,那么很明显,这里潜伏着巨大的风险,无论专利权是被宣告无效,还是部分无效,或者被判定为侵权,或者被确认归属他人,都会影响买方的重大利益。为此,在进行知识产权尽职调查时,也必须要审查目标公司与他人是否有知识产权的诉讼或纠纷,或其他可能存在的侵害他人知识产权的情形。在了解相关情况后再评估已有的诉讼对目标公司运营的影响和潜在纠纷可能的后果等。

2.专利交易的相关风险与评估

(1)是否成熟的专利技术
买方应当评估专利技术是否具有成熟性,是否可以直接或比较容易进行市场应用。不要花了一大笔钱买下专利实施时,才发现该专利存在目前无法解决的缺陷,或者生产成本太高,市场无法接受,结果在进行投资后又不得不宣布放弃。当然,越不成熟的技术,其交易价格就应当越低,因为买方还要跟进很多产业化的投资。
(2)是否依赖于背景技术
如果一项专利是在其他专利或者技术秘密(称为“背景技术”)的基础上改进获得的,并且在实施该项专利时,还需要依赖背景技术权利人的许可,才能消除法律上的侵权障碍,那么,单独买下这个专利还不能自由地加以商业利用。显而易见,这种专利的价值受到极大的限制。如果背景技术也为该专利的权利人所享有,则可以协商一并受让这些背景技术,或者签署价格合理的永久许可协议。
(3)是否存在改进技术
如果专利权人对其专利作了诸多的改进,又申请了独立的专利或作为技术秘密加以保护,那么应当要求卖方披露这些改进技术的基本信息,以防止卖方日后拿着改进技术的知识产权来敲诈买方高额的许可或转让费。在卖方披露这些改进技术的信息后,买方应当评估其知识产权是否值得购买?如果不购买,会有什么影响?假设缺乏改进技术,产品的制造不能达到最佳的效果,那么买下目标专利也许还是不能达到预期的目的。
(4)是否存在配套技术
某一项专利或技术秘密,既不是目标专利的背景技术,也不是目标专利的改进技术,但仍然可能是协助目标专利发挥最佳效果的配套技术。这些配套技术如果不能一并取得,将降低目标专利的技术价值和商业价值。
(5)专利的技术价值和商业价值
核心技术及高风险专利深度分析(包括对权利要求保护范围、具体技术方案、创新点、技术效果、技术手段、技术先进性的分析等)。通过分析专利的技术价值和商业价值,可以确认其是否能够符合买方产品的需求,是否能够提升买方产品的附加价值,是否能够弥补买方现有技术的弱点或缺陷,是否覆盖买方的产品等等。如果不能满足买方的需求,该专利自然无需交易。
(6)专利的有效性
审查专利的有效性问题,要注意审查企业是否按时缴纳专利年费以维持其专利权的有效性,必要时可通过查询专利登记薄来确定尽职调查时的法律状态,审查其是否被无效,或因其他原因失去专有权。特别要注意审查商标有效期及其是否在期限届满前申请续展并获批准。通过文献检索分析等途径,检查目标专利是否存在新颖性、创造性、实用性等方面的缺陷,从而评估专利在将来是否有被宣告无效的可能性。如果买方发现了充足的证据,也可以自己提出专利无效宣告的请求,从而无效该专利权,得以免费实施。
(7)专利申请文件是否存在瑕疵
审查专利保护范围,确定是否符合商业目的和是否能够有效地为买方所实施。以发明专利为例,作尽职调查时不仅要看目标公司是否拥有发明专利,有时还要研究发明专利的保护范围。专利申请文件包括权利要求书、专利说明书等文件,其中最为重要的,是权利要求书。如果权利要求的保护范围写得很窄,则会影响专利的经济价值,因为它垄断的市场有限;而权利要求的保护范围写得太宽,又容易遭到竞争对手的无效宣告,因为太宽的保护范围就意味着面临更多的“在先技术”的挑战。此外,如果专利申请文件对专利技术的公开不充分,也会受到无效宣告的威胁。由于专利的权利要求书写得不完备,而令收购企业放弃收购的事例也并不少见。权利要求书不完备会使专利保护范围过窄,令竞争者很容易绕过该项专利,在市场上形成激烈的竞争。遇到这种情况,该专利预期的长远经济价值和战略价值就并不会象并购时的市场表现那样好。一旦竞争对手通过研究已经公开的专利说明书,找到替代专利的方法,其竞争优势将不复存在。另一方面,对于交易中特别需要的专利或审查中专利,不但要研究其授权状态或授权后被宣告无效的可能性,还要弄清楚,即使拥有该项有效专利后,该专利的实施是否仍然需要从竞争企业获得其它核心专利的许可。如果存在这种可能性,就必须对收购价格乃至收购的必要性重新作出评估。
(8)是否易于回避设计
有些专利可以形成强大的技术壁垒,阻挡竞争对手的市场进入或技术研发。而有些专利只能保护有限的范围,竞争对手可以轻易进行专利回避设计,绕过专利而不构成侵权。买方可以通过技术和法律上的分析,评估该专利是否易于回避设计。如果易于回避设计,则可以压低交易价格,甚至无需购买,自己回避开发,还能拥有新的专利。
(9)发明人是否支持专利的实施
在并购高科技企业时,有的企业还十分看重并购是否包括目标企业的技术骨干,如果专利开发的技术人员并没有包括在收购名单中,那么买方还会思量该项交易的可行性。因为专利技术也需要更新换代,对一件专利或一个专利组合进行后续技术升级,缺少原始开发者,此项工作会变得非常困难。
(10)专利权人是否具有足够的技术能力
如果专利权人具有强大的研究开发能力和技术支持能力,不仅可以持续改进专利,使专利产品一直处于有利的竞争地位,而且可以有效支持买方开展专利产业化的工作,使纸上的专利技术落实到现实的生产经营中。
(11)专利组合是否存在问题
专利联营的兴起使专利的风险调查更为复杂,一个打包许可的专利池里,可能存在几十上百,甚至成千上万的专利,除了要调查专利池里是否存在垃圾专利(欠缺授权实质条件),相关专利是否在买方的目标市场有效等问题外,更要警惕“一女二嫁”的问题。有的专利池里,看似存在几个不同的专利,而且在不同的国家获得授权,但实际上是同一个技术主题和技术内容的专利,只是在不同的国家使用了不同的名称,或者在申请文件上有些许表达上的差异。而专利权人很可能把这些“名为数个、实为一个”的专利权,在相同的使用范围内多次授权给买方,达到重复收费的目的。

三、专利风险尽职调查的程序

专利风险的尽职调查过程,主要由专利风险尽职调查准备、调查实施、调查结果分析、调查结果应用四个环节构成。

1.明确尽调的需求,确定尽调查范围

在专利风险尽职调查的准备阶段,需要制定调查活动计划,主要包括确定尽职调查需求及调查范围,确定人员和时间安排等。确定调查人员,主要由知识产权专业人员、企业高层管理人员和相关领域的技术人员组成;依据尽职调查目标,设计和选择专利风险尽职调查方法,一般调查方法有专利的检索与分析,审核有关知识产权制度、资料、记录等。

2.专利风险尽职调查的实施

在专利风险尽职调查的实施阶段,调查小组依据调查计划,运用调查方法,如专利检索分析等开展调查,并对调查过程进行控制和调整。在实施调查过程中,有时会根据实际情况作适当调整,包括对调查内容、调查方式的组合调整,改换角度等应变方法,变换调查人员调查等,最终达到获取有效信息的目的。
在完成每项预定的调查内容和类别以后,应及时记录调查信息,以甄别关键要素和信息的客观性、真实性,在随后的进程中进行再核实和再调查。

3.专利风险尽职调查的结果分析

起草专利尽职调查报告尽职调查报告要列明事实,在总结事实的基础上,阐明存在的问题和风险,提出初步解决方案。在专利风险尽职调查的结果分析阶段,调查小组结束调查活动后,需要对所获得的信息进行提取和分析,在分析和比较的基础上,形成调查结果的总结报告。一般分析和比较采用表格形式,简洁明了。

4.专利风险尽职调查的结果应用

在专利风险尽职调查的结果应用阶段,根据调查报告,判别企业在专利交易中可能面临的法律风险问题及其风险成本,判别消除或克服专利风险的难易程度,并为消除或克服专利风险提供决策依据。
此外,知识产权律师在随后的谈判中,还需要进一步确定交易结构,准备协议中相关的交易条款,确保交易安全。例如,在专利许可项目中,专利授权许可分又称为“专利特许”,特许形式包括排他许可、独占许可和普通许可。专利权人将专利授权许可给被许可人使用通常要收取专利特许费。特许费可按年支付固定金额,也可以采取入门费加销售提成的模式。如果需要采取入门费加销售提成的模式,专利尽职调查的内容中应当包括被许可人的财务制度和统计制度是否健全、销售数量和销售毛收入是否可以准确计量。

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